Richter erklärt Patente für Nahrungsergänzungsmittel auf Olivenbasis für ungültig

Als das in Kalifornien ansässige Unternehmen Cre-Agri, Inc., das sich selbst als weltweit führender Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln auf Basis von Olivenphenolen bezeichnet, im Jahr 2011 seinen Konkurrenten Pinnaclife, Inc. wegen Verletzung zweier seiner Grundpatente vor dem Bezirksgericht des Northern District of California verklagte, war die Möglichkeit, dass diese Patente im Rahmen eines Antrags auf ein summarisches Urteil für ungültig erklärt werden könnten, wahrscheinlich das Letzte, woran das Unternehmen gedacht hätte.

Obwohl jedes Patent aus einem anderen Grund für ungültig erklärt wurde, werden die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit zweifellos einen Rückschlag für Unternehmen weltweit bedeuten, die bestrebt sind, Monopolrechte auf eine wachsende Zahl von gesundheitlichen Vorteilen zu erlangen, die sich aus dem bescheidenen Olivenbaum ergeben. Die abschreckende Wirkung dieser Urteile wird durch die Tatsache verstärkt, dass im März 2013 mit dem „America Invents Act“ die ersten größeren Änderungen des US-Patentrechts seit mehr als einem Jahrhundert in Kraft traten, wodurch der Umfang des „Stands der Technik“, der zur Ungültigkeitserklärung eines Patents herangezogen werden kann, erheblich erweitert wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das erste Patent (Nr. 6.416.808, oder „808“) aufgrund von Vorbenutzung für ungültig erklärt wurde. Während der Titel darauf hindeutete, dass es lediglich ein „Verfahren zur Gewinnung“ einer Zusammensetzung betraf, beanspruchte der Text des Patents tatsächlich die Zusammensetzung selbst, d. h. „Ein Nahrungsergänzungsmittel, das einen wässrigen Extrakt aus Oliven umfasst, der ein Gewichtsverhältnis von Hydroxytyrosol zu Oleoeuropein zwischen etwa 5:1 und etwa 200:1 enthält.“

Der Streit drehte sich darum, wie der Begriff „ein wässriger Extrakt“ auszulegen sei. CreAgri machte geltend, dies beziehe sich ausschließlich auf gereinigtes Wasser. Bezirksrichterin Lucy H. Koh stellte auf der Grundlage umfangreicher Beweise (von denen einige in CreAgris eigenen früheren und teilweise widersprüchlichen Aussagen enthalten waren) fest, dass darunter auch „wässrig-alkoholische Extrakte“ fielen. Diese weiter gefasste Auslegung führte dazu, dass das Gericht feststellte, ein früheres Patent (das sich auf „wässrig-alkoholische Extrakte“ bezog) habe die Erfindung beschrieben, CreAgris Ansprüche „vorweggenommen“ und somit deren Neuheit zunichte gemacht. Eine frühere wissenschaftliche Veröffentlichung, in der ein „wässriger Extrakt aus Oliven“ beschrieben wurde, wurde ebenfalls als Vorwegnahme der Ansprüche von CreAgri angesehen, und das Patent wurde wegen mangelnder Neuheit für ungültig erklärt.

Das zweite Patent (Nr. 8.216.599 oder „599“) wurde mit der Begründung für ungültig erklärt, dass es keine genaue schriftliche Beschreibung der Erfindung enthielt, die ausreichte, um zu erkennen, dass der Erfinder tatsächlich das erfunden hatte, was im Patent beansprucht wurde, und dass es den erforderlichen Standard für die Gebrauchstauglichkeit nicht erfüllte. Mit anderen Worten: Richterin Koh schloss sich der Auffassung von Pinnaclife an, dass die Patentschrift „die Verwendung einer hydroxytyrosolreichen Zusammensetzung zur Behandlung der beanspruchten Entzündungszustände weder stützte noch ermöglichte, da die Patentschrift keinerlei Daten enthält, die die entzündungshemmende Wirkung der beanspruchten Präparate auf Olivenbasis belegen“.

Seit den frühen 1980er Jahren hat sich weltweit sowohl seitens der Regierungen als auch der Industrie ein Trend zur Steigerung der Patentanzahl verstärkt, oft auf Kosten der Qualität. Bis vor kurzem galt dies als Schlüssel zur Förderung von Innovation und zur Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs. Diese Entwicklung hat, wie der „America Invents Act“ zeigt, wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht, da sowohl Gesetzgeber als auch Richter allmählich erkennen, dass die Schaffung und Durchsetzung von „Patentdickichten“ Forschung und Innovation eher behindert als fördert. Diejenigen, die daran beteiligt sind, die verborgenen molekularen Geheimnisse der Olive zu entschlüsseln, sollten das aktuelle Umfeld berücksichtigen, bevor sie große Summen in die Welt des Patentrechts investieren.

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1 CREAGRI, INC. gegen PINNACLIFE INC. Aktenzeichen: 11-CV-6635-LHK. Bezirksgericht der Vereinigten Staaten, N.D. Kalifornien, Abteilung San Jose. 18. Dezember 2013

2 US-Patent Nr. 6.416.808 (Verfahren zur Gewinnung einer hydroxytyrosolreichen Zusammensetzung aus Pflanzenwasser, angemeldet 2001, erteilt 2002) und US-Patent Nr. 8.216.599 (Verfahren zur Behandlung von Entzündungen, angemeldet 2003, erteilt 2012).

3 Pub. L. 112-29, 125 Stat. 285, in Kraft getreten am 16. September 2011.

4 Dieses Gesetz fand auf den vorliegenden Fall keine Anwendung, da die Patente vor Inkrafttreten des AIA angemeldet wurden.

5 „Ein Patentanspruch ist unter anderem wegen Vorbenutzung ungültig, wenn ‚die Erfindung … in einer gedruckten Veröffentlichung in diesem oder einem anderen Land … mehr als ein Jahr vor dem Datum der Patentanmeldung in den Vereinigten Staaten beschrieben wurde‘, 35 U.S.C. § 102(b) (2006), oder „die Erfindung in … einem Patent beschrieben wurde, das auf eine Patentanmeldung eines anderen erteilt wurde, die in den Vereinigten Staaten vor der Erfindung durch den Patentanmelder eingereicht wurde“, ebenda § 102(e) (2006)“ (aus dem Urteil).