裁判官、オリーブ由来のサプリメントに関する特許を無効とする

カリフォルニア州に拠点を置く、オリーブフェノール系栄養補助食品の「世界的なリーダー」を自称するCre-Agri, Inc.が、2011年にカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所において、競合他社であるPinnaclife, Inc.を相手取り、自社の基本特許2件の侵害を理由に提訴した際、それらの特許が略式判決の申立てにより無効と判断される可能性など、同社にとって最も考えもしなかったことだったに違いない。

各特許は無効とされた理由は異なっていたものの、これらの結果が相まって、ささやかなオリーブの木から得られる健康効果の増大に伴い、その独占権の獲得を目指している世界中の企業にとって、間違いなく打撃となるだろう。 この判決による抑止効果は、2013年3月に1世紀以上ぶりに米国特許法に大きな変更をもたらした「アメリカ発明法（America Invents Act）」が施行され、特許を無効にするために使用できる「先行技術」の範囲が大幅に拡大されたという事実によって、さらに強まるだろう。

要約すると、最初の特許（第6,416,808号、または「808」）は、先行技術の存在を理由に無効とされた。 その特許の題名は、単に組成物を「得る方法」をカバーするものであることを示していたが、特許本文では実際には組成物そのものを請求していた。すなわち、「ヒドロキシチロソールとオレオユーロペインの重量比が約5:1から約200:1の範囲にあるオリーブの水抽出物を含む栄養補助食品」である。

争点は、「水抽出物」の解釈を巡るものであった。CreAgri社は、これが精製水のみを指すと主張した。しかし、ルーシー・H・コー地方裁判所判事は、相当な証拠（その一部はCreAgri社自身の以前の、やや矛盾した陳述に含まれていた）に基づき、これには「水アルコール抽出物」も含まれると認定した。 この広範な解釈の結果、裁判所は、先行特許（「水アルコール抽出物」に言及したもの）が発明を記載しており、CreAgriのクレームを「先願」しており、したがってその新規性を損なっていると認定した。「オリーブの水抽出物」について記述した先行の科学論文も、CreAgriのクレームを先願していると認定され、当該特許は新規性を欠くとして無効と宣言された。

第2の特許（第8,216,599号、または「599」）については、発明者が実際に特許で請求されているものを発明したことを認識させるのに十分な、正確な発明の書面による説明を提供しておらず、かつ有用性に関する必要基準を満たしていないという理由で無効とされた。 言い換えれば、コー判事は、特許明細書が「請求されたオリーブ由来製剤の抗炎症効果を裏付けるデータが一切記載されていないため、請求された炎症状態を治療するためのヒドロキシチロソール含有組成物の使用を支持または可能にするものではない」というピナクリフ社の主張を認めたのである。

1980年代初頭以来、世界中の政府および産業界において、しばしば品質を犠牲にしてでも特許数を増やす傾向が強まってきた。 最近まで、これはイノベーションを促進し、経済的成功を確実にするための鍵と見なされていた。しかし、『アメリカ発明法』が示すように、立法者や裁判官が「特許の藪」の形成と執行が研究やイノベーションを促進するどころか阻害することを理解し始めたため、この動きはおそらくピークを過ぎた。オリーブの隠された分子の秘密を解明しようとする関係者は、特許法の世界に巨額の資金を投じる前に、現在の環境に留意すべきである。

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1 CREAGRI, INC. 対 PINNACLIFE INC. 事件番号：Case No. 11-CV-6635-LHK。米国連邦地方裁判所、カリフォルニア北部地区、サンノゼ支部。2013年12月18日

2 米国特許第6,416,808号（植物水からヒドロキシチロソールを豊富に含む組成物を得る方法、出願2001年、登録2002年）および米国特許第8,216,599号（炎症の治療方法、出願2003年、登録2012年）。

3 2011年9月16日に制定された公法112-29、125 Stat. 285。

4 本件特許はAIAの発効前に出願されたものであるため、本法は本件には適用されなかった。

5 「特許請求の範囲は、とりわけ『発明が……米国における特許出願日より1年以上前に、本国または外国の印刷物に記載されていた』場合、先行技術により無効となる」 35 U.S.C. § 102(b) (2006)、または「当該発明が……当該特許出願人による発明に先立ち、米国において他者によって出願された特許出願に基づき付与された特許に記載されていた場合」、同法 § 102(e) (2006）」（判決より）。